Když důkazy nestačí: Rizikové aspekty prokazování řádného užívání ochranných známek

V praxi přitom nebývá největším problémem samotné užívání známky, ale schopnost toto užívání adekvátně zdokladovat. Právě tehdy se ukáže, zda bylo užívání skutečně řádné, nebo pouze zdánlivé. Článek, Mgr. Martiny Švecové, který se zabývá některými specifiky prokazování užívání ochranné známky na národní a evropské úrovni, zveřejnil rovněž web epravo.cz

„Use it or lose it“

Jen málokteré pravidlo vystihuje podstatu známkového práva tak přesně jako právě toto. Zápisem ochranné známky její vlastník získává výlučné právo bránit konkurentům v používání shodného či podobného označení, a to pro shodné výrobky nebo služby, potažmo označení, u něhož pro podobnost existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (za tu se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou). Toto právo však není neomezené – pokud po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání příslušného návrhu nebyla známka řádně užívána, vystavuje se vlastník riziku zrušení zápisu. A právě ve  chvíli,  kdy je vlastník známky vyzván k prokázání jejího užívání se často ukáže, že mezi skutečným užíváním známky a schopností toto užívání doložit, existuje podstatný rozdíl.

Řádné užívání známky

Při posuzování řádného užívání je rozhodující zda ochranná známka plní svou hospodářskou funkci – tedy zda je skutečně užívána za účelem odlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby na trhu.

Princip „řádného užívání“ byl judikatorně poprvé podrobně vymezen v rozsudku Soudního dvora EU (dále jako „SDEU“) ve věci Ansul[1], který dodnes představuje základní kámen celé problematiky. SDEU zde zdůraznil, že za řádné užívání nelze považovat pouhé symbolické či formální používání známky, jehož jediným cílem je zachování registrace. Současně však odmítl jakékoli mechanické testy - neexistuje minimální obrat, minimální počet faktur ani minimální počet prodaných kusů, které by bylo nutné doložit, naopak vždy je nutno zohlednit individuální povahu dotčených výrobků či služeb a konkrétní trh. Jinými slovy doklady, které budou dostatečnými v případě specializovaného průmyslového zařízení, již nemusí být dostačující u běžného spotřebního zboží.

Klíčové aspekty

Při hodnocení řádného užívání dochází k přezkumu čtyř základních aspektů: místa, času, rozsahu a způsobu užití ochranné známky.

Místo

K užívání musí docházet na území, pro které je ochrana nárokována. U národní ochranné známky půjde o Českou republiku, u ochranné známky Evropské unie o relevantní část unijního trhu. Neexistuje přitom univerzální pravidlo, kolik států EU musí být užíváním pokryto – v určitých případech bylo shledáno dostačující užívání na území jediného členského státu.

Čas

Rozhodující je tzv. důkazní období, zpravidla pět let zpětně od podání námitek nebo návrhu
na zrušení ochranné známky. Důkazy mimo toto období samy o sobě zpravidla nepostačují, mohou však sloužit jako podpůrný prostředek při posuzování kontinuity nebo intenzity užívání.

Rozsah

Intenzita užívání musí odpovídat danému trhu a povaze výrobků či služeb. Jak ukázal rozsudek Ansul, neexistuje žádná minimální hranice vyjádřitelná v číslech. Užívání však nesmí být pouze symbolické. Objem prodejů, dostačující pro prokázání užívání ve vztahu k úzce specializovaným produktům, by pravděpodobně neobstál u masově prodávaného spotřebního zboží.

Způsob

Známka musí být užívána jako ochranná známka, tedy jako označení původu výrobků nebo služeb. Nestačí, aby plnila pouze reklamní nebo podpůrnou funkci. Právě tuto hranici ilustruje rozsudek Silberquelle[2], v němž SDEU řešil situaci, kdy byla známka používána na nápojích rozdávaných zdarma jako reklamní dárek k jinému zboží. Dospěl k závěru, že takové použití nepředstavuje řádné užívání známky pro nápoje. Cílem totiž nebylo získat podíl na trhu nápojů, ale podpořit prodej jiných výrobků. Rozsudek tak poměrně ostře oddělil skutečné obchodní užívání od pouhé marketingové podpory.

Důkazy: co přesvědčí a co nestačí

Vhodnými důkazy jsou zejména katalogy produktů a služeb doložené skutečnou distribucí, fotografie výrobků, obalů a etiket s jasnou identifikací ochranné známky ve spojení s fakturami a dodacími listy, údaje o prodejích, účetní výkazy, nebo data z internetových obchodů zachycující návštěvnost a objednávky výrobků a služeb v relevantním období či údaje o nákladech vynaložených k propagaci známky.

Vlastní internetová prezentace, marketingová prezentace nebo čestná prohlášení zaměstnanců zpravidla samy o sobě nepostačují. Neznamená to, že by byly bezcenné - jejich důkazní hodnota je však zpravidla podpůrná a musí být podložena dalšími objektivními důkazy. Příkladem může být starší rozhodnutí ve věci SKUNKFUNK[3], kde odvolací senát přihlédl ke komentářům  spotřebitelů k oblečení „SKUNKFUNK“ v diskusi na webových stránkách třetích stran (za období několika měsíců) jako relevantnímu důkazu k prokázání, že ochranná známka byla používána veřejně a navenek a že její užívání nebylo pouze symbolické, minimální nebo fiktivní za jediným účelem, a to k zachování práv z ochranné známky.

Opačný přístup se však výrazně projevil v recentním rozsudku Tribunálu ve věci Supermac’s v. McDonald’s[4] týkajícím se ochranné známky „BIG MAC“. McDonald’s předložil rozsáhlé množství reklamních materiálů, televizních spotů, internetového obsahu i příspěvků na sociálních sítích. Tribunál však připomněl, že řádné užívání nelze prokazovat domněnkami ani obecným povědomím o značce. U některých kategorií výrobků a služeb předložené důkazy neumožňovaly zjistit skutečný rozsah obchodního užívání. Zvláště zajímavé bylo odmítnutí argumentu, že užívání známky pro hamburger automaticky prokazuje i užívání pro restaurační služby. Tribunál naopak zdůraznil, že užívání musí být prokázáno právě pro ty výrobky nebo služby, pro které má být ochrana zachována. Rozsudek BIG MAC tak ukázal, že ani mimořádně silná a všeobecně známá značka není při prokazování užívání zvýhodněna. Rozhodující není známost značky, ale kvalita a relevance předložených důkazů.

Příliš široká registrace jako skrytá past

Problémem při prokazování užívání známky nemusí být pouze nedostatek důkazů, ale i příliš široce formulovaný seznam výrobků a/nebo služeb, pro který je příslušná známka chráněna. Na toto riziko upozornil mj. rozsudek Tribunálu ve věci Dialoga Servicios Interactivos v. EUIPO[5].

Známka byla zapsána pro široce vymezenou kategorii telekomunikačních služeb, vlastník však doložil užívání pouze ve vztahu k některým konkrétním službám. Tribunál zde připomněl, že pokud lze širokou kategorii rozdělit na samostatné podkategorie, nelze automaticky zachovat ochranu pro celou kategorii jen proto, že bylo prokázáno užívání její části. Jinými slovy, skutečnost, že služby (potažmo výrobky) spadají do stejné třídy Niceského třídění ještě neznamená, že tvoří jednu nerozdělitelnou kategorii pro účely posuzování užívání. Třídění má především administrativní charakter a nemůže nahradit věcnou analýzu konkrétních služeb (výrobků). Ambiciózně formulovaný seznam výrobků a služeb, který při podání přihlášky působil jako výhoda, se tak může po několika letech proměnit v nepříjemnou procesní komplikaci.

Iluze registrace, realita užívání

Současná evropská judikatura nevysílá vlastníkům ochranných známek zprávu, že budou potřebovat více důkazů než dříve. Zdůrazňuje však, že předložené důkazy musí přesně odpovídat tomu, co má být prokázáno. Nestačí doložit, že podnik existuje, investuje do marketingu nebo že jeho značka požívá značné známosti.

Naopak, je nutné prokázat, že konkrétní ochranná známka byla v relevantním období a pro dotčené teritorium skutečně užívána pro konkrétní výrobky a/nebo služby způsobem odpovídajícím její hospodářské funkci.

Pět let se může zdát jako dlouhá doba. Ve chvíli, kdy je však vlastník ochranné známky vyzván k předložení důkazů, se často ukáže pravý opak. Chybějící faktury, nedohledatelné marketingové podklady nebo příliš široce formulovaný seznam výrobků a služeb mohou znamenat ztrátu práv, která se při registraci zdála být samozřejmá.

I když princip „use it or lose it“ zůstává pilířem známkové ochrany, jeho reálný dopad je dnes definován schopností vlastníka nést důkazní břemeno. Lze proto uzavřít, že toto základní pravidlo se tak fakticky přetavilo do imperativu: „Use it and prove it, or lose it“

[1] Rozsudek SDEU ze dne 11. března 2003, věc C-40/01 - Ansul BV proti Ajax Brandbeveiliging BV

[2] Rozsudek SDEU ze dne 15. ledna 2009, věc C-495/07  - Silberquelle GmbH proti Maselli-Strickmode GmbH

[3] Rozhodnutí druhého odvolacího senátu (OHIM) ze dne 31. března 2011, R 1464/2010-2 SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

[4] Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2024, věc T-58/23 – Supermac’s v. EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC)

[5] Rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2025, věc T-1075/23 e-dialog v. EUIPO – Dialoga Servicios Interactivos (Dialoga)